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众所周知,专利申请提交至国知局后,需要由审查员对专利进行审查,只有审查员审查后认为符合授权条件的专利才会被授予专利权。
以发明专利为例,根据国家知识产权局公布的国家知识产权局2021年度报告显示:2021年我国发明专利授权率为55%,也即有相当多的发明专利被驳回。同样的,每年被驳回的实用新型专利、外观设计专利也不在少数。
很多申请人收到驳回决定通知书之后可能就认为专利授权无望,但事实上,驳回决定并非终局决定,专利申请收到驳回决定通知书后还是可以再抢救一下的!
根据专利法第四十一条第一款之规定,专利申请被驳回后,申请人可以在规定期限内请求复审。
如果在复审过程中,审查员结合申请人在复审请求时的意见陈述,经过审理认为专利符合授权条件,则能够撤销原驳回决定,授予专利权(具体复审程序流程可参见下图)。
复审程序流程图(https://www.cnipa.gov.cn/art/2011/4/21/art_2651_167261.html)
专利复审是专利被驳回后申请人唯一的救济途径,那么为了提高专利复审成功率、顺利拿到专利授权,在专利复审实操时应注意哪些问题呢?
1.注意复审期限,在复审期限之前提交复审请求并缴费。
专利法第四十一条规定“专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向国务院专利行政部门请求复审”,如果未在上述期限内提出复审请求,则复审请求将不被受理。同时,如果在上述期限内未缴纳或缴足复审费,复审请求视为未提出。因此,申请人需要注意复审期限,在复审期限之前提交复审请求并缴费,以免因为期限或费用问题错失复审机会。
2、复审之前综合审查意见及驳回决定,进行全面的驳回复审分析,评估复审成功概率并分析明确可争辩点。
由于请求复审是需要缴纳官费的,在复审前进行全面的驳回复审分析,若复审成功概率较低,那么可以及时止损,没必要再进行后续的复审程序;如果复审成功概率较高,则后续请求复审时能够根据可争辩点厘清争辩思路,充分论述专利可授权理由。
专利驳回复审分析报告结论部分图示
3、请求复审时,根据审查员在驳回决定中所指出的缺陷对专利申请文件进行修改。
专利法实施细则第六十一条规定:“请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时,可以修改专利申请文件;但是,修改应当仅限于消除驳回决定或复审通知书指出的缺陷。”
由于专利申请被驳回之前,申请人已经经历过至少1次的审查意见答复,审查员下达驳回决定,说明其对申请人之前的答复意见不认可。如果在复审时,申请人不对专利申请文件进行修改,仍然以之前的专利申请文件为依据进行答辩,答复思路、角度与先前审查意见答复时可能相差不大,审查员在复审中依然不认可的概率较大,而若申请人对专利申请文件进行修改,则能够以修改之后的专利申请文件作为基础,改变原有答复思路与角度,更容易说服审查员。
以专利不具备创造性而被驳回为例,在请求复审时,可以从说明书或者从权中提一些技术特征至权1,加大权1与对比文件的区别,进而再针对修改后的权1论述其与对比文件的区别及有益效果等内容,从而提高复审成功概率,提高授权几率。
通过在复审中修改权利要求而复审成功获得授权的示例
4、对专利申请文件进行修改时,应当遵循一定原则,不可随意修改。
虽然修改专利申请文件,能够提高复审中的授权几率,但是并非是所有的修改均可以被接受,申请人在复审中对专利申请文件进行修改时,需要遵循如下原则:
(1)不得超出原申请文件的范围。
(2)对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷。
专利审查指南中列举了不符合规定的修改情形如下:
(1)修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围。
(2)将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求。
(3)改变权利要求的类型或者增加权利要求。
(4)针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。但修改明显文字错误,或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的情形除外。