国海干货课堂|审查意见答复技巧

答复审查意见是专利代理人（以下简称代理人）除了撰写申请文件之外的一项很重要的工作，也是评价一个代理人专业水平的重要指标。笔者在此跟大家分享一些从日常工作中总结出的答复小技巧。

收到审查意见通知书后，首先需要确认案件的基本信息是否正确，对比文件是否为现有技术（将对比文件的公开日或出版日与案件的申请日进行比较），以及留意答复期限。然后再阅读审查结论，明确审查员认为案件不符合授权标准的理由。

常见的审查结论主要包括：不符合专利法22条第2款规定的新颖性、不符合专利法22条第3款规定的创造性以及不符合专利法26条第4款。其中，不符合创造性的审查意见是发明专利最常见的，也是让代理人最为头疼的一条，所以今天分享的重点就是关于缺乏创造性的审查意见的答复。

专利法22条第3款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

专利创造性的评价一般采用“三步法”：

1#

确定最接近的现有技术；

2#

确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；

3#

判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

对于缺乏创造性的审查结论，审查意见中会提供至少一篇对比文件，而对比文件的阅读，尤其是对比文件1的阅读是非常重要的。审查员往往会将对比文件1中相关的字段摘录到审查意见通知书中进行对比分析，但是在答复的时候，仅阅读上述相关的字段明显是不够的。

对于审查员引用的对比文件，需要带着以下4个问题，将对比文件1进行全文阅读：

所属技术领域、解决的技术问题、解决所述技术问题使用的技术方案和取得的技术效果（说明技术效果的实验数据包括哪些）。

所谓“工欲善其事，必先利其器”，将案件和对比文件的上述4个问题研究清楚，是将案件和对比文件进行准确对比和分析的基础。

在做好上述准备后，将进行最关键的一步，将案件和对比文件进行对比和分析。这里需要注意的一点是，不要跟着审查员的逻辑思考。我们在答复审查意见时，常有种审查员说得很有道理的感觉，这是因为被带入了审查员的逻辑。例如，在生物医药领域，常常会遇到这样的情况：案件请求保护A B的组合物在制备治疗某疾病的药物中的应用。审查员经过检索，提供了对比文件1和2，对比文件1公开了包含A的组合物可以治疗该疾病，同时对比文件2公开了包含B的组合可以治疗该疾病，审查结论：对比文件1结合对比文件2得到A B的组合物在制备治疗某疾病的药物中的应用显而易见，不具备创造性。这样的审查意见咋一看好似有些道理，但有经验的代理人就不会落入这样的“圈套”。A和B的结合是否显而易见需要结合对比文件具体公开的内容和申请文件记载的效果进行具体分析，如果对比文件1或2均没有记载A可与B 结合，亦没有记载A和B结合后的效果，而申请文件记载了A和B的结合可以协同增效，那么对于本领域技术人员来说，A和B结合后所能取得的技术效果就是不可预期的，故没有动机将A和B进行结合，因此，A和B的结合并非显而易见的。

在将案件和对比文件进行对比分析来评价创造性时，笔者很认同一些专家老师提出的“实质性特点”和“显著性进步”两者之间“此消彼长”的观点，若方案的实质性特点凸出，则对有益效果的要求相应降低；反之亦然。

具体如下图1所示——

图片来源|马文霞等，预料不到的技术效果在创造性判断中的考量，中国发明与专利，2013年第2期。

在完成将案件和对比文件进行对比分析形成答复思路后即可展开答复，这样整个答复思路就会比较清晰，有理有据。

在答复的时候，最好能深入技术方案中进行对比和分析，而不是仅描述一些套话。例如，“本案效果优于对比文件1”，“本案与对比文件1的技术方案并不相同”等，最好能结合申请文件和对比文件的记载，把方案的不同点以及能说明效果更优的数据摘录到答复文件中，以便审查员查阅，同时增加说服力。而“深入技术方案中进行对比和分析”的前提是要对申请文件和对比文件记载的内容有清楚的认识和了解，因此，前期的准备也很关键。

最后谈谈对权利要求的修改。

在答审时，经常需要根据审查意见通知书对权利要求进行修改，笔者认为，修改权利要求的前提是修改后的权利要求能解决审查员提出的缺陷，而不仅仅是基于担心被驳回考虑进行修改，或者是习惯性修改。尤其是针对一通的答复，若增加的技术特征并不能给说明创造性带来任何帮助，那么这样的修改一般对申请人来说是不利的。其次，如果原权利要求存在可争辩的点，那么在一通的答复时，可以先尝试尽量争取；如若不成功，可在二通时将其他技术特征增加进来继续答辩。